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出中國的專利申請
需要到國外申請專利的,包括以下兩種情況:一是國內企業將其發明創造向其他國家提出專利申請;二是外資企業的中國子公司在中國國內完成發明創造后,將該發明創造向該外資企業所在國或者其他國家提出專利申請。
1、優先在中國完成專利申請
對于國內企業而言,在將國內完成的發明創造向其他國家申請專利之前,一般都已經在國內完成了專利申請。因此,優先在中國國內完成專利申請一般不存在什么問題?,F在,許多外資企業在中國國內投資建立有全資的研發子公司,并對其研發子公司進行研發資助以產生研發成果。對于在中國產生的研發成果,許多外資企業都希望直接以其名義優先在其所在國或者其他國家提出專利申請。對此,存在兩方面的問題:一是中國子公司產生的研發成果若直接以該外資企業的名義在國外提出專利申請,實質已經構成了技術出口,依照相關法律法規的規定,必須履行必要的行政審批程序;二是《專利法》規定,在中國完成的發明創造,在向國外提出專利申請以前,必須經過國家的保密審查,否則其在中國提交的專利申請將不被授權。
正式基于上述風險的存在,外資企業在向國外提出專利申請之前,最好還是以其中國子公司的名義先在中國完成專利申請。如果外資企業想要成為該專利申請的申請人之一,有兩種辦法:一是與其在中國的子公司預定雙方共有專利申請權,但這已經構成實質意義上的技術出品,依照相關法律法規的規定,需要履行必要的行政審批程序;二是外資企業將研發人員派往其在中國的子公司參與項目研發,就其參與部分所產生的發明創造,外資企業與其在中國的子公司自然擁有專利申請權。
2、按照中國法的要求以及審查實踐來撰寫申請文件
不同國家對專利申請文件的要求各不同,其審查實踐也完全不同,很難撰寫出一份可以同時滿足不同國家法律要求的申請文件。一般而言,提出專利申請后,都有對權利要求進行修改的機會,只要這樣的修改能夠獲得說明書的支持,因此,說明書撰寫的好與壞就顯得尤為重要。而根據專利申請實踐來看,中國法及審查實踐對說明書應當公開充分、權利要求應當得到說明書的支持等方面要求相對較嚴。為了滿足這種要求,需要在說明書中盡可能多地公開技術內容。按照這種高標準來撰寫的專利申請文件在后續進入不同國家時,對權利要求進行適應性修改的可能性都會相對較高。
3、撰寫專利申請文件時,應考慮到中國與其他國家在專利授權客體方面的差異
許多在其他國家可被授權的授權客體諸如計算機程序、存儲介質等在中國是不被授權的。但一件發明創造有必要向國外提出專利申請的時候,在按照中國法的要求以及審查實踐撰寫專利申請文件時,就必須要考慮這種差異性。雖然在中國提出的專利申請中的權利要求沒必要就上述客體要求進行保護,但是在說明書中則有必要進行記載,以便在進入其他國家時,依照說明書的記載對權利要求進行修改或者重新撰寫,以對相關客體要求進行保護。
4、根據具體情況來決定以要求《巴黎公約》優先權的方式還是以PCT進入指定國國家階段的方式提出國外申請
對于已經優先在中國提出專利申請的情況,該以何種方式向國外提出專利申請,即應以中國專利申請作為優先權基礎要求《巴黎公約》優先權,還是以PCT申請進入指定國國家階段的方式提出國外申請,不能一概而論。一般而言,如果對提出國外申請的目的國的法律以及專利審查實踐了解不多,或者提出國外申請的目的國較多時, 可以考慮以PCT申請進人指定國國家階段的方式提出國外申請; 而如果對提出國外申請的目的國的法律以及專利審查實踐有充分了解,能夠對專利申請文件進行目的國本地化完善,或者提出國外申請的目的國較少時,則可以考慮以要求《巴黎公約》優先權的方式提出國外申請。(文章來源《專利實務工作指南》)